文/北京集佳知识产权代理有限公司 王逸君

　　一、实用新型或发明，两难选择

　　众所周知，企业IPR的核心职能之一是尽可能充实企业的专利“武器库”和“盾牌库”。在生产研发实践中，时不时遇到这样一种情况：研发人员提交了一份完成度一般的交底书，并且未给出更多说明，IPR基于成本、创新高度、项目时间节点等因素综合考量，决定尽快委托，以实用新型形式在短时间内撰写和申请，以获得快速授权。但随着信息进一步增加，情势发生了转变，例如研发项目重要性提升、发现竞品跟随设计、得到更精准的检索结果等，IPR此时可能发现，这个方案更适宜用发明申请，以获得更高强度的保护，但此时实用新型已完成撰写递交了申请。这种情况下该怎么办呢？

　　通常情况下，只要实用新型尚未授权，在满足法规条件情况下，采用要求本国优先权的形式再递交发明申请即可，专利法实施细则三十二条详细说明了要求本国优先权的条件：

　　“申请人要求本国优先权，在先申请是发明专利申请的，可以就相同主题提出发明或者实用新型专利申请；在先申请是实用新型专利申请的，可以就相同主题提出实用新型或者发明专利申请。但是，提出后一申请时，在先申请的主题有下列情形之一的，不得作为要求本国优先权的基础：

　　(一)已经要求外国优先权或者本国优先权的；

　　(二)已经被授予专利权的；

　　(三)属于按照规定提出的分案申请的。

　　申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。”

　　因此，在在先申请的实用新型尚未授权，未要求过外国优先权或本国优先权，且不属于分案申请的情况下，可以就相同主题要求本国优先权作为发明重新申请。然而这种情况下，在后一发明申请提出之日，在先的实用新型不可避免地视为撤回。

　　那么当IPR考虑企业专利布局时，不免心生疑惑：会不会出现实用新型视撤，而发明迟迟无法授权，甚至最终经历驳回复审等程序，仍然得不到授权的情况呢？毕竟近年来，国内发明审查一直非常严格，公开数据显示发明授权率并不高。

　　而另一种考量也很常见：实用新型的审查周期较短，授权标准与发明相比较低。在某些竞争激烈的领域，申请人可能希望早日获得任一形式的专利授权从而获得开展维权活动的主动权，或者至少能够起到早日公告授权、在研发层面遏制竞品的作用。总而言之，早一日授权，可早一日发挥专利价值。

　　无论出于哪一种考虑，是否通过要求本国优先权的形式将审中的实用新型改为发明，都不是一个可以轻易做出的决定。追求快速授权和追求专利稳定性，往往无法两全。甚至存在一通操作猛如虎，反而丢失本已获得的实用新型专利权的极端不利情况。

　　如何解决这个两难的问题呢？有没有一种方法能够最大限度地保证申请人权益，至少能确保一道底线——避免出现实用新型视撤，发明也无法授权的情况呢？

　　二、何为专利的“内外转外内”？

　　实践中存在肯定的答案。或许我们可以通过所谓的“内外转外内”，综合应用审查指南中关于国际申请要求优先权的规定，曲线地实现上述诉求。

　　专利审查指南对国际申请要求优先权的审查规则给出了详细解释。参见专利审查指南2010版第三部分第一章第5.2.6节 ：

　　“国际申请要求优先权的在先申请是在中国提出的国家申请，对于优先权的初步审查，除本章第 5.2.3.2 节外，与其他国际申请的审查完全相同。

　　在先申请是在中国提出的，要求优先权的在后申请的申请人与在先申请的申请人应当完全一致，或者由在先申请的全体申请人将优先权转让给在后申请的申请人。未满足上述条件的，视为未要求优先权。

　　在先申请是在中国提出的，要求优先权的国际申请进入国家阶段，应当看作是要求本国优先权。对于在提出国际申请时，其要求优先权的在先申请的主题有专利法实施细则第三十二条第二款第(一)、(二) 和(三) 项所列情形之一的，审查员应当发出视为未要求优先权通知书。由于国际申请的特殊程序，审查员

　　不按专利法实施细则第三十二条第三款规定对被要求优先权的在先申请作出处理；同样，对于在国际申请提出之后在先申请被授予专利权的情况，审查员也不处理其有可能造成在先与在后申请重复授权的问题；上述问题均留待后续程序中处理。”【1】

　　根据此规定，在先申请是在中国提出的，在中国局提PCT，要求在先申请的优先权，在进入国家阶段时，应当等同于要求本国优先权，即，在先申请满足关于本国优先权的如下三点要求：

　　(一)没有要求过外国优先权或者本国优先权；

　　(二)尚未被授予专利权；

　　(三)不属于按照规定提出的分案申请。

　　在满足上述三点要求情况下，由于国际申请的特殊程序，审查员不按照上述细则的第三款“申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回”进行处理。也就是说，在先的实用新型申请不会视为撤回，只要提出国际申请的时间得当（在先尚未授权），那么进中国阶段时选择的发明申请和在先的实用新型（申请）将可以长期共存。重复授权问题不在进中国时处理，均留待后续的发明实审程序一并解决。由此至少可保证，在发明授权的情况下，才会考虑在先的实用新型重复授权问题。相反，如果发明创新高度不足，无法获得授权，至少可保证在先的实用新型专利权依然保留。

　　三、所谓的“后续程序”是什么

　　进一步地，当发明经过实质审查，三性符合授权标准，具有明确授权前景，此时授权的在先实用新型如何处理呢？

　　专利法第九条规定了“禁止重复授权”原则，并给出了对同日申请的处置方式：“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”根据实践经验，本文中讨论的情况，在中国审查实践中采用了类似的措施，即，如果在先在后属于同样的发明创造，则申请人需声明放弃该实用新型专利权，在后的发明方可获得授权。

　　因此本质上，这依然是探讨何为“同样的发明创造”的问题。

　　根据专利法第六十四条规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”

　　此外，专利审查指南第二部分第三章6.1判断原则也规定：“判断时，如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造。”

　　因此，判断是否同样的发明创造需要对比在先在后所有权利要求的保护范围。在后申请中，只要有一项权利要求与在先专利的某一项保护范围相同，就属于同样的发明创造。

　　那么对本文所探讨的情况而言，简单分为如下两种情况：

　　1）在后申请的所有可授权权要的保护范围与在先实用新型完全不同。

　　这是最理想的情况，虽然要求了优先权，但是既然授权保护范围完全不同，显然二者不应视为同样的发明创造。因此无需对在先实用新型专利作出任何处置，在后发明都可以获得授权。

　　2）在后申请中至少一项可授权权要的保护范围与在先实用新型的权要重合。

　　根据上述专利法和审查指南中的条款。无论是至少一项还是所有重合，均属于相同的发明创造。那么在审查员在审查意见中指出该缺陷的情况下，申请人将不得不作出取舍，例如：

　　•删除在后发明申请中保护范围重合的权利要求；

　　•修改在后发明申请中保护范围重合的权利要求，使之与在先申请的权利要求保护范围不一致；

　　•声明放弃在先的实用新型专利权。

　　第三点“声明放弃在先的实用新型专利权”，在实践中存在争议，有些同行认为，本文中的情况不属于同日申请，不应援引专利法第九条【2】。但笔者也曾在实践中成功应用该措施，解除了在后发明授权的限制。总之，无论作出何种选择，均需视个案实际情况而定，或详细咨询审查员意见，在此不一一列举。当然，在实审阶段中，也可提前注意区分在先在后申请的保护范围。一般而言，根据实审的审查实践，只要权利要求特征稍有不同，大概率就不会认为是相同的发明创造。这样申请人最终可以获得一项实用新型和一项发明专利，实现在合理范围内的利益最大化。

　　另一种可能性是，申请人对于相同的保护范围，更期望通过发明来保护，以获得更长时间的、更高的权益，但也不想就此放弃实用新型中另一些范围不重合的权利要求。而声明放弃专利权只能整体放弃，无法只声明放弃其中一部分。笔者认为，这种诉求或许可以通过自行有针对性地提起无效方式实现，例如以实用新型客体问题作为无效理由？当然，该方案仅仅是一个初步想法，尚有待实践中的更多经验，本文旨在抛砖引玉。

　　四、还需注意的两点

　　当然，本文所探讨的“权宜之计”并不是万金油，而是专利布局偶尔存在瑕疵时的弥补之法。同时，根据上面的论述，专利法、实施细则及审查指南依然对此有着严格的限制，这一切都受专利法的诚实信用原则制约。当采用上述方案时，笔者认为IPR还需关注如下两点：

　　1）满足本国优先权的三点要求。尤其是第二点，即把握递交国际申请的时限：确保提交国际申请时，在先申请尚未被授予专利权。因此收到授权通知书，IPR评估是否缴费时，或许可以作为一个仔细评估如何进行国际申请布局的节点。

　　2）PCT的官费与代理费是一笔不小的支出，这符合立法的公平原则。因此，如非必要，最好还是在首次申请时仔细评估申请策略，力求在首次申请递交之前，进行精准的布局和撰写，避免将问题留到后续解决，产生高昂的费用。

　　参考文献：

　　【1】专利审查指南（2010）；2010年1月第1版，知识产权出版社

　　【2】“实用新型通过PCT要求优先权转变成发明时的困境”，陈华，http://www.iprdaily.cn/article1_17053_20170823.html