文/北京市集佳律师事务所上海分所 王俊河

　　依据专利法第六条和专利法实施细则第十二条的规定，可以将职务发明分为在职职务发明和离职后职务发明。在职职务发明包括在本职工作中所作出的发明创造和履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造，离职后职务发明包括退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后一年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。本文所探讨的两个问题是针对离职后职务发明的。

　　离职后职务发明规定的完善问题

　　离职后职务发明的规定对原单位来讲是一种补偿机制，立足于发明创造行为的连续性，弥补原单位因技术人员流动所造成的损失或技术竞争劣势。离职人员在原单位或通过本职工作，或通过履行原单位交付的本职工作之外的任务进行发明创造，其离职时常常已经达到有别于现有技术水平的层次或者具有竞争优势的技术成果，而这些技术优势或成果往往成为离职人员自主创业或加入新单位的主要诱因，离职人员离职后从事相关发明创造自然节省投入、少走弯路和提高科研效率。离职后职务发明的规定对离职人员和新单位来讲是一种平衡机制。科研人员流动是其劳动权利内容之一，是发挥科技资源高效配置、促进技术交流的有效途径之一。离职后职务发明的规定平衡了离职人员与其原单位在技术领域的利益分配，促进了技术人员的合理流动。离职后职务发明规定中的时间限制应符合科技创新和技术变化的时效性要求，过短不利于补偿机制的发挥，无法补偿原单位相关发明创造活动的投入和因研发人员离职给原单位造成的损失和技术研发竞争劣势；过长则不能实现平衡机制的目的，损害离职人员以及接收离职人员的新单位在相关技术领域进行发明创造的竞争利益。

　　现行离职后职务发明的规定“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后一年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”，其“一年”约束的是发明创造行为，对原单位来讲其产生的后果是离职后一年内完成的发明创造和在职职务发明是一样的。离职后职务发明虽然与原单位的科研活动或成果具有相关性，但其毕竟是新的科研行为并产生具有实质性特征的新的发明创造，有关在职职务发明和离职后职务发明的规定应有所区别，针对离职后职务发明对原单位的法律保护和利益补偿应该是递减于在职职务发明。“一年”应该约束专利申请行为，是对原单位专利申请的补偿机制，即“一年”是对离职后相关发明创造申请专利的禁止期间。简单地讲，离职人员可以延续先前的发明创造行为，但一年内不能就该相关技术申请专利，将这一年的技术竞争的期限利益让位于原单位。建议将前述规定修改为“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后一年内提出专利申请的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”，以实现对在职职务发明和离职后职务发明的区别对待，实现立法技术和价值平衡的更好效果。

　　离职后职务发明不应存在前后两单位共有问题

　　在(2017)沪73民初15号、(2017)沪民终324号上海微创医疗器械(集团)有限公司和上海纽脉医疗科技有限公司等专利申请权权属纠纷案中，上海两级法院基于涉案专利申请技术由原单位的离职人员与新单位的科研人员共同完成的事实认定，判决确认涉案专利申请权归原单位和新单位共有。在（2019）最高法知民终799号深圳市理邦精密仪器股份有限公司与广州万孚生物技术股份有限公司等专利申请权权属纠纷中，国内六位知名专家应当事人申请出具专家意见书，认为：职务发明权属的认定中不能局限于“一年”的期限，将涉案发明创造归属于原单位所有。无论谁是涉案发明创造的真正发明人，基于在案证据未证明涉案发明创造“偷取”了原单位既有的技术构思或利用了原单位的物质技术条件，而新单位对涉案发明创造有大量物质技术投入的情况下，基于民法总则规定的公平合理原则，涉案发明创造的专利申请权不应单独归原单位所有。本文认为，上述做法和观点值得进一步探讨。发明人在原单位在职期间基于本职工作或履行原单位分配的任务完成的发明创造即本文划分的在职职务发明，其技术内容和完成时间容易界定，发明人不管是离职前还是离职后，也不管是发明人自行申请还是与其他单位和个人共同申请，该类专利申请权或专利权权属纠纷较为容易处理。在实务中，专利权或专利申请权权属争议案件大多属于离职后相关的发明创造是否属于本文划分的离职后职务发明情形。职务发明规定中的“一年”，不论是现行规定中的“作出日”还是本文主张的“申请日”，其界定相对容易。涉案专利技术或专利申请技术是否与原单位存在“相关性”是该类案件的争议焦点和难点。

　　首先，该涉案技术与原单位已有技术成果相比有实质性特征，属于新的发明创造，否则该纠纷属于是否成立在职职务发明问题。

　　其次，离职人员在原单位本职工作或履行原单位分配的任务中从事了与涉案技术相关的科研活动，达到或形成高于涉案技术领域离职时现有技术的水平或成果，否则原单位无技术贡献或技术优势需要保护和平衡。

　　最后，涉案技术实质性特征是离职人员单独完成，还是新单位研究人员或其他人员参与完成，是否利用新单位的物质技术条件，均不影响涉案技术属于原单位的职务发明的认定，其权属应归原单位所有，也不存在与新单位共有情形。

　　上述结论与前述法院做法和专家观点不同，本文认为，法律救济离职前职务发明的目的在于防止原单位科技成果流失，调整离职后发明创造成果归属的目的在于防止离职人员及其他单位和个人利用离职人员先前的技术积累与原单位形成技术研发方面的不正当竞争。离职人员及其新单位利用离职人员先前的技术积累在法定期限内与原单位竞争有关的专利申请，有违诚信和公平在先，其已经丧失援引公平原则的权利。

　　本文建议

　　立法上，缩短原单位对离职后相关发明创造的期限利益，改作出日为申请日；实务处理中，加重离职人员或其合作者、新单位的避让义务。