文/北京市集佳律师事务所上海分所 戈韫益

　　专利成果转化是盘活专利资产、实现专利经济价值的重要方式。《知识产权强国建设纲要（2021－2035年）》提出，“建立规范有序、充满活力的市场化运营机制”，并支持开展知识产权转化增值服务。在此背景下，各地也不断开展专利成果转化活动。2022年11月16日，江苏省专利（成果）拍卖季南京专场活动在南京江宁经济技术开发区举办，共有14件专利现场成交，成交额高达1068.5万元，涉及的技术领域覆盖电子信息、智能制造、生物医药、新材料、新能源与节能环保等。可见，专利转让已经成为专利成果转化中最常见的方式之一。

　　但实践中，专利效力与合同效力的关系往往成为专利成果转化中的争议焦点问题。本文从实际案例出发，梳理合同效力的法律依据，并结合实务经验，探讨专利转让中的注意事项。

　　案情回顾

　　在北京L公司（原告）诉北京H公司（被告）专利权转让合同纠纷一案中[案号：（2019）最高法知民终394号]，北京L公司主张，根据北京L公司与北京H公司双方签订的《专利转让协议》中的相关约定，北京H公司不得将涉案专利转让给任何第三方，否则应当支付北京L公司100万元违约金。北京L公司提供了证据证明北京H公司将涉案专利转让给第三方并获得100万元的不当得利，故原告北京L公司请求判令被告北京H公司支付违约金100万元。

　　一审法院查明事实，涉案专利已被专利复审委员会宣告全部无效。一审法院认为，根据《专利法》的相关规定，宣告无效的专利权视为自始即不存在。鉴于涉案专利已经被宣告无效，对于涉案协议中已经履行完毕的不再追溯，未履行的可不再履行。且涉案协议中的违约条款虽然约定了100万元的违约金，但涉案专利被宣告无效是由于其本身专利性存在问题，而并非北京H公司的违约行为所致。因此，一审法院驳回了北京L公司的诉讼请求。

　　二审法院经审查后认为，虽然涉案专利已被无效，但不影响北京L公司和北京H公司签订的专利权转让合同的效力；北京H公司违反专利权转让合同中的相关约定构成违约。综上，二审法院支持了北京L公司的诉讼请求，判决北京H公司赔偿北京L公司15万元。

　　专利权被宣告无效并非导致专利转让合同无效的法定事由

　　本案中，涉案专利已被宣告无效，那么，专利权被宣告无效前已经签订的专利转让合同的效力如何？由于该案审判过程中《民法典》尚未实施，裁判法官使用了《民法总则》和《合同法》的相关规定作为法律依据。

　　2021年1月1日起实施的《民法典》中对于民事法律行为的效力亦有相关规定。具体而言，《民法典》第一百四十三条规定：“具备下列条件的民事法律行为有效：（一）行为人具有相应的民事行为能力；（二）意思表示真实；（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。”

　　根据《民法典》，无效的民事法律行为有以下情形：

　　第一，无民事行为能力人实施的民事法律行为（《民法典》第一百四十四条）；

　　第二，行为人与相关人以虚假的意思表示实施的民事法律行为（《民法典》第一百四十六条）；

　　第三，违反法律、行政法规的强制性规定、违背公序良俗的民事法律行为（《民法典》第一百五十三条）；

　　第四，行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为（《民法典》第一百五十四条）。

　　根据《民法典》，可撤销的民事法律行为有以下情形：

　　第一，一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为（《民法典》第一百四十八条）；

　　第二，第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的（《民法典》第一百四十九条）；

　　第三，一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背

　　真实意思的情况下实施的民事法律行为（《民法典》第一百五十条）；

　　第四，一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时显失公平的（《民法典》第一百五十一条）。

　　本案中，相关合同系当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗，也不存在导致民事法律行为无效或者可撤销的其他事由，不能仅仅因为专利权被宣告无效而认定无效前已经签订的转让合同无效。因此，专利权被宣告无效并非导致合同无效的事由。

　　专利效力对尚未履行的违约责任的溯及力

　　宣告无效的专利权对于尚未履行的违约责任是否又具有溯及力？本案中，二审法院认为，专利权被宣告无效时尚未履行的部分，是否一概不再履行，需要考虑未履行部分涉及的利益是否系因行使专利权所直接获得的利益，即专利权价值的对价，例如许可费、转让费、侵权损害赔偿等。对于这部分利益，由于专利权已经被宣告无效，权利人自然无权再要求继续履行。如果未履行部分涉及的利益并非专利权价值的对价，而是因当事人违反合同约定或者擅自实施其他行为而对专利权人造成的损害，这种损害与专利权的价值本身通常并不具有直接的关联性，专利权人有权要求对方继续履行。

　　具体而言，北京L公司与北京H公司签订的《专利转让协议》第二条约定：“H公司不得将专利转让任何第三方。”第六条约定：“任何一方违反上述协议必须向对方支付违约金人民币100万元。”上述约定系双方当事人在签订专利转让合同时对各自权利义务作出的明确约定，不仅是对损害赔偿的事先约定，还具有担保涉案合同正常签订以及履行的功能。对于双方当事人自愿协商作出的上述权利义务安排，应当予以尊重和保护，不应基于涉案专利被宣告无效而导致上述约定也随之无效。北京H公司实施擅自向第三方转让涉案专利时，涉案专利是有效的，北京H公司明知其不得向第三方转让仍然实施违约行为，理应承担相应的不利后果。否则，如果仅仅因为专利权事后被宣告无效而免除北京H公司本应承担的违约责任，将导致北京L公司对于合同正常履行的利益无法受到保护，也是对违约方的不当纵容。因此，在涉案专利被宣告无效后，北京L公司与北京H公司签订的《专利转让协议》仍然有效，北京H公司仍应就其于涉案专利无效前擅自向第三方转让涉案专利的违约行为承担相应的违约责任。

　　专利转让合同中的注意事项

　　专利转让合同的生效要件

　　根据《专利法》第十条规定，专利申请权和专利权可以转让。中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的，应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。签订书面合同是专利转让合同的形式条件，向国家知识产权局办理著录项目变更手续是专利转让合同的生效要件。

　　在北京L公司诉北京H公司专利权转让合同纠纷一案中，二审法院查明，北京H公司将涉案专利转让给第三方的转让合同上盖有北京H公司的公章，应当认定北京H公司存在擅自转让涉案专利的违约行为。笔者认为，判决书中未详细记录裁判法官是否审查了涉案专利的专利登记簿副本，在审查专利转让行为时，除了应当审查书面合同外，还应当审查转让人或受让人是否办理著录项目变更手续，具体而言，审查专利登记簿副本，以确认专利权是否完成了转移。如果双方当事人只是签订了书面合同而并未办理著录项目变更手续，那么该专利转让合同不生效，而专利转让行为也并未履行。

　　专利转让合同的解除情形

　　专利权被宣告无效，不影响无效前已经签订专利转让合同。除非能证明订立合同之时，一方或双方有诸如损害国家利益行为，使合同自始无效；或能证明一方具有欺诈行为，或订立合同之时一方利用自身优势违反公平、等价有偿的原则（显失公平），使合同可以被撤销；除以上情形外，根据法律不溯及既往原则，已经履行的专利权转让合同依然有效。专利权被宣告无效对合同履行产生的后果，应当是与专利权相关的义务履行不能。由于合同客观上无法继续履行，当事人可以主张解除合同，合同的权利义务终止。

　　在订立合同之时，无论作为转让人（专利权人）亦或是受让人，都应当全面、谨慎地审查合同条款，考虑各种因素、如专利转让费的付款条件、专利权的稳定性、单方解除情形，并在合同中加以约束。

　　对于专利转让受让人，为了更好地保护自身利益，建议在专利转让合同中明确约定支付转让费的条件，如专利转让合同生效后支付转让费；如因转让人的过错致使专利转让合同未生效，受让人有单方解除权；如已经支付转让费用，受让人有权要求退还转让费用，并有权要求转让人承担赔偿责任。

　　除此之外，专利权人对该专利的“三性”最为熟悉，最容易收集无效该专利的证据，对受让人不利，建议在转让合同中明确：转让人不得提出专利无效宣告，否则视为转让人违约，需要退还转让费用，并有权要求转让人承担赔偿责任。

　　除了在合同中明确约定单方解除权以及违约赔偿，建议受让人在签订专利转让合同前，提前评估专利的稳定性，尤其是针对实用新型专利和/或外观设计专利的转让，建议受让人同时要求转让人（专利权利人）提供专利权稳定性评价报告或者价值报告，以更好地评估专利成果转让的必要性和可行性，从而更好地保护自身利益。