文/北京集佳知识产权代理有限公司西安分部 潘红
在美国专利申请审查期间，申请人经常会收到关于权利要求不符合美国专利法第102条（新颖性）或第103条（显而易见性）的审查意见，并指出至少一篇对比文件。
当权利要求根据美国专利法第102条或第103条规定遭到拒绝时，是选择修改还是选择争辩呢？以下，就几种常见的思考方式结合案例来进行阐述【1】。
当然，在准备答复之前，首先要验证审查意见中指出的对比文件是否适合用于评价本申请的新颖性或创造性。
一、审查员关于显而易见性的评价是否有充分依据
如果审查员根据第103条拒绝了权利要求，即，权利要求的主题是显而易见的，也就是说，对本领域普通技术人员来说，在做出发明时该主题是显而易见的。这可以认为是相对于一篇现有技术参考文献启示的明显修改，或者认为是相对于两篇或多篇参考文件启示的明显结合。
当面对第103条的否定意见时，最低限度的考虑应当是审查员关于显而易见性的评价是否具有充分的依据。例如，如果现有技术或现有技术的结合给出了反向启示，或者现有技术与被评述的权利要求的方案的实施需要不同的前提条件，则可以争辩具有显而易见性。
例如，在下述一件美国专利申请中，提供一种中高压光伏发电系统，其光伏组串采用中高压绝缘耐压等级的绝缘子实现与大地之间的隔离，使光伏组串能够串联到更高电压等级，接入各自对应的级联模块之后，各个级联模块的串联输出能够通过三相滤波器并入10kV等级电网，而不再需要常规电站中的电力升压变压器或者高频隔离型DC/DC变换器，相比常规系统方案提升了系统效率。其对应附图如下：
本申请附图
该专利申请的权利要求1为：
1、一种中高压光伏发电系统，其特征在于，包括三相滤波器和三个分别通过所述三相滤波器以星形或三角形接法实现连接的相电路，所述相电路中包括一个或者两个串联的桥臂，所述桥臂包括：至少一个级联模块、至少一个光伏组串和至少一个绝缘子，所述光伏组串包括多个光伏组件；所述桥臂中：
各个所述级联模块的交流端级联，级联后的两端作为所述桥臂的输出端；
所述级联模块的直流端与至少一个所述光伏组串相连；
所述光伏组串通过所述绝缘子与大地实现隔离；
所述光伏组件与地面之间的距离大于预设高度；
所述绝缘子为中高压绝缘耐压等级的绝缘子。
在Non-final OA中，审查员指出上述权利要求1相对于对比文件D1，D2的结合不具有创造性。具体地，
针对D1，D1结合下图公开了下述权利要求1中下划线示出的内容：
一种中高压光伏发电系统，其特征在于，包括三相滤波器和三个分别通过所述三相滤波器以星形或三角形接法实现连接的相电路，所述相电路中包括一个或者两个串联的桥臂，所述桥臂包括：至少一个级联模块、至少一个光伏组串和至少一个绝缘子，所述光伏组串包括多个光伏组件；所述桥臂中：
各个所述级联模块的交流端级联，级联后的两端作为所述桥臂的输出端；
所述级联模块的直流端与至少一个所述光伏组串相连；
所述光伏组串通过所述绝缘子与大地实现隔离；
所述光伏组件与地面之间的距离大于预设高度；
所述绝缘子为中高压绝缘耐压等级的绝缘子。
D1附图
针对D2,其公开了光伏发电系统中光伏组串通过绝缘子与大地实现隔离。因此，权利要求1不符合美国专利法关于第103条的规定。
与本申请一样，对比文件D1，D2都属于光伏发电领域，从特征比对结果来看，权利要求1中的所有特征被对比文件公开。
不过，在通读了该专利申请之后，代理人发现，D1的目的在于解决现有技术中隔离型DC/DC变换器效率低的问题，且D1在说明书中明确示出了其包括多个高压隔离型DC/DC变换器，因此，可以得出D1的方案实现的前提条件是DC/DC变换器为高压隔离型的，其方案实施对象即为隔离型DC/DC变换器，而隔离型DC/DC变换器也无需另外设置绝缘子进行隔离。而本申请中，光伏组串采用中高压绝缘耐压等级的绝缘子实现与大地之间的隔离，使光伏组串能够串联到更高电压等级，其方案实施对象为非隔离型DC/DC变换器。而且，D2仅公开了绝缘子这一特征。
因此，可知，D1和本申请实现的前提条件是不同的，甚或是相反的。D1无法与D2结合，并且无法给予任何技术启示。因此，审查员关于显而易见性的立场不具有充分的依据，可以争辩具有显而易见性。
反之，如果审查员关于显而易见性的立场具有充分的依据，则需要进一步分析。
二、权利要求可以从所引用的现有技术中获知吗？
在认可审查员关于对比文件的指定的情况下，则需要进一步分析权利要求是否可以从所引用的对比文件中获知。在进行该步骤时，需要注意以下几个方面。
1）试着从审查员的角度去看
在评估权利要求是否能从引用的现有技术中获知时，从审查员的角度来阅读权利要求和现有技术是很重要的。审查员不需要根据说明书所披露的内容来狭义地解释权利要求术语。事实上，审查员的职责要求他赋予权利要求语言最广泛、最合理的含义。
例如，计算机科学家使用术语“主动数据库”表示在特定时间发生时采取行动的数据库，而股票经济公司操作的主动数据库例如在股票B达到一定的价格水平时可按程序向客户A发送电子邮件信息。然而，审查员可以将“主动数据库”理解为“启动并运行”的任一数据库。
例如，在下述一件美国专利申请中，其提供了一种带超差报警装置的数显量具，进行超差测量时，待测件平稳放置，使用数显测量器对待测件进行实际尺寸测量，测量的数值经由处理器，处理器根据预设算法将测量的实际尺寸数值进行超差计算，当计算结果满足报警提示要求时，处理器控制超差报警装置进行报警提示。工作人员只需通过观察超差报警装置即时获得提醒检测结果，即可得知该待测件的实际尺寸数值是否符合标准，提高了产品的检测效率，大幅减少工作人员核对检测结果的工作量。
该申请权利要求1如下：
1、一种带超差报警装置的数显量具，包括：
数显测量器；
设置于所述数显测量器内、用于计算所述数显测量器的测量值与预设标准值差值的处理器；以及
与所述处理器信号连接、用于根据所述处理器计算结果进行报警提示的超差报警装置。
在Non-final OA中，审查员指出权利要求1中的数显量具和数显测量器包括任何带有数字显示的测量仪器。在此基础上，数显量具可以认为涵盖了任何带有超差报警功能的数显量具或装置，其涵盖范围比较广。因此，需要进一步明确其中的术语的含义。
2）不要过度解读对比文件
我们应该警惕对对比文件过度解读，不要把我们的发明知识或者专业知识带到阅读中去，从而导致不必要的权利丧失。
例如，在下述一件美国专利申请中，公开了一种信号处理办法，通过预设的拟合模型拟合计算出输入信号的拟合幅度，对拟合幅度进行判断并根据判断结果进行处理得到对应的增益信号，基于增益信号对延时处理输入信号得到的延时信号进行处理得到的输出信号。通过上述结构简单的信号处理装置及系统进行信号处理，不仅计算量小，而且还能提高处理信号的效率和处理效果。具体结构请参见下述附图。
该申请的权利要求1如下：
1、一种信号处理方法，包括：
获取根据拟合模型对输入信号进行拟合计算得到的拟合幅度；
依据所述拟合幅度判断所述输入信号是否需要增益，并根据判断结果得到对应的增益信号；
获取根据预设时间延时所述输入信号，得到的延时信号，所述预设时间与得到所述增益信号的时间相同；并且
基于所述增益信号对所述延时信号进行处理，得到增益输出信号，
其中，所述拟合模型通过下述步骤获得：
测量所述被驱动元件的频率响应曲线；
拟合所述频率响应曲线，建立拟合模型，所述拟合模型包括对应拟合所述频率响应曲线的传递函数。
在Non-final OA中，审查员指出了多个对比文件来评价权利要求1的创造性，经对对比文件分析，上述权利要求1中除下划线标记的特征之外，其余特征确实被对比文件公开。所以，讨论的重点就在于本申请公开的拟合模型的获得步骤与对比文件Dn之间的区别了。Dn中，如下述图3，示出了扬声器在不同的滤波参数下的音频响应曲线。通过得到扬声器在不同的滤波参数下的音频响应曲线，从而确定合适的滤波参数。
从上述内容中，很容易就会想到得到了音频响应曲线，本领域技术人员很容易会想到对音频响应曲线进行拟合来得到传递函数。然而，Dn仅公开在施加不同滤波参数的情况下得到扬声器的音频响应曲线，并没有公开根据响应曲线得到拟合模型，因此，在答复审查意见时，选择争辩权利要求1中的该特征不能从对比文件获知。如果在Dn的基础上主观地认为得到包括传递函数的拟合模型是容易想到的，则失去了很好的争辩机会。实践中，该专利申请也是成功获得了授权。
3）不要仅仅依靠发明人对对比文件的解读
对于所引用的现有技术的解读，发明人的意见是非常重要的，但是我们不应该仅仅依靠发明人的解读。发明人易于关注发明的本身，而不是申请内容公开，因此，需要对发明人的意见进行分析核实。
例如，在下述一件美国专利申请中，公开了一种电池片串联组件，包括多组电池片单元，每组所述电池片单元包括多个电池片，每组所述电池片单元中，相邻的两个电池片中的一个电池片的背面通过导电材料与另一个电池片的正面电连接，所述导电材料与两个电池片紧密接触的部位分别设置有第一绝缘层和第二绝缘层。本发明实施例中由于在所述导电材料与两个电池片紧密接触的部位分别设置有第一绝缘层和第二绝缘层，因此，相邻的电池片之间可以紧密接触，基本实现无缝接触，从而增加了电池片串联组件的有效面积。具体结构参见下图。
本申请的权利要求1如下：
1、一种电池片串联组件，包括多组电池片单元，每组所述电池片单元包括多个电池片，其特征在于，每组所述电池片单元中，相邻的两个电池片中的一个电池片的背面通过导电材料与另一个电池片的正面电连接，所述导电材料与两个电池片紧密接触的部位分别设置有第一绝缘层和第二绝缘层。
在Non-final OA中，审查员指出了对比文件D1,并指出D1的下述附图公开了权利要求1的所有特征。
D1的附图
通过比较本申请权利要求1和D1的上述附图，可以得出D1的确公开了本申请权利要求1中的方案。为此，与发明人沟通，发明人给出如下回复：
专利的不同点与创新点：
1、专利中提及的电池片为小电池片（整片电池的1/3 1/4 1/5 1/6等），与之相匹配的是短焊带，仅需焊接部分电池电极即可，不会影响电流收集率。对比文件D1中使用的是常规整片电池或半片电池，不能使用短焊带；
2、焊带与电池片短边平行；
3、焊带为柔性扁平焊带与普通焊带不同，且焊带长度短，节省焊带物料；
4、绝缘层部分有小面积覆盖电池片边缘，有效防止焊锡漏液将电池片短路。
通过分析说明书，发现上述下划线标记的内容均没有在说明书中公开，而且其他内容也仅可以从附图中得出。因此，经沟通，最终仅使用上述的其他内容来作为区别特征进行争辩。不考虑该申请的授权前景，仅从答复过程中可以得出，对于发明人对方案的解读，因其所处的身份不同，或者申请文件在撰写过程中被进一步加工处理，导致与技术交底书或发明人理解有些许不同，因此，我们要有清楚地区分和判断。
上面，我们分析了权利要求的所有特征是否可以从所引用的现有技术中获知，如果无法获知，则选择进行争辩。反之，如果现有技术的确公开了权利要求的所有的特征，这也不一定就意味着本申请本公开，不具有显而易见性了。接下来，需要从发明构思方面进行考虑。
三、被引用的现有技术是否公开了发明构思？
即使权利要求的所有特征被引用的现有技术涵盖，也不一定意味着权利要求保护的方案被对比文件公开，更不意味着本申请是显而易见的。现有技术有可能是与本申请完全不同的技术，并不能给本申请任何技术教导。
例如，在下述一件美国专利申请中，公开了一种数字证书管理方法，数字证书申请设备可以利用获取的授权码与数字证书颁发设备协商建立安全数据通道，生成安全密钥，并在数字证书申请设备和数字证书颁发设备之间的消息交互过程中，利用生成的数据通信密钥对消息加密处理，有效提高了数据传输的安全性，并可以适用于多种不同类型场景下的数字证书自动申请、查询、更新、吊销和撤销列表获取等。其流程图如下。
本申请权利要求1如下：
1、一种数字证书管理方法，其特征在于，包括：
数字证书申请设备利用获取的授权码与数字证书颁发设备协商建立安全数据通道，生成安全密钥；其中，所述安全密钥至少包括数据通信密钥；
数字证书申请设备利用所述安全数据通道向所述数字证书颁发设备发送数字证书管理请求消息，所述数字证书管理请求消息经所述数据通信密钥加密处理；
数字证书颁发设备接收所述数字证书管理请求消息，利用所述安全数据通道向数字证书申请设备发送数字证书管理响应消息，所述数字证书申请设备利用所述安全数据通道接收所述数字证书管理响应消息，所述数字证书管理响应消息经所述数据通信密钥加密处理；
数字证书申请设备对所述数字证书管理响应消息进行处理，获取处理结果。
在Non-final OA中，审查员指出了对比文件D1和D2来评价权利要求1的创造性。其指出对比文件公开了本申请权利要求1中的所有步骤，虽然对比文件D1和D2的流程中，数字证书申请设备向数字证书颁发设备发送消息时还经过了一个中转节点AP，但是审查员指出，本领域技术人员可以想到省略该节点以加快消息的传送。
通过本申请说明书公开可知，本申请应用于无线局域网内，通过无线局域网在数字证书申请设备和数字证书颁发设备之间进行信息交互实现证书的管理。
而对比文件D1虽然也是证书的管理，但其明确公开了使用WAPI机制。是在WAPI场景下进行的方案。根据现有的WAPI机制下的工作原理，接入点AP是必不可少的，因此，WAPI是必然要通过AP来进行相应操作的，无法省略AP。所以，根据D1的方案是无法得出本申请中省略AP而直接在证书申请设备和证书颁发设备之间协商建立通道的，本领域技术人员不可能根据一个机制下的方案去解决另一个工作机制下的问题。
另外，对比文件D2虽然也是证书的管理，但其明确公开了使用TLS机制。在TLS机制下，证书管理中心（等同于证书颁发设备）与证书申请设备之间也是存在有信任中心的（类似D1中的AP），因此，D2也无法得出省略AP的方案。
因此，虽然对比文件D1和D2与本申请都属于网络安全领域，且都涉及证书管理，但对比文件与本申请涉及的是不同的技术。因此，也无法给予任何教导。可以看出，这也符合我们在前面第1条中提及的，审查员关于显而易见性的依据是否充分这一点。
以上为笔者在答复美国专利申请审查意见中遇到的一些实操案例的分享，并且其中的大部分案例已经获得授权。如有处理不妥之处，欢迎指正和随时讨论。
参考文献：
【1】《发明分析与权利要求撰写》第二版，作者：Ronald D.Slusky。