文/北京集佳知识产权代理有限公司西安分部 吴连瑜
2020年11月11日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国著作权法〉的决定》，第三次修改的《中华人民共和国著作权法》自2021年6月1日起施行，标志着我国的著作权法建设迈上了新的台阶，为我国不断发展壮大的文化产业与市场保驾护航。
一、案情基本情况介绍
1、异议人曾弘杰在被异议商标申请日之前已经对其享有著作权的美术作品进行公开发表
下述美术作品由异议人曾弘杰在2016年5月10日设计完成，首次发表日期为2016年5月10日，并在2020年12月3日在国家版权局进行作品登记，登记号为国作登字-2020- F-00011838。《作品登记证书》显示该作品名称为“Monkey King Wild & Wreaks Havoc”。
图一 美术作品展示
被异议人杭州巨星引力品牌管理有限公司于2020年6月24日在第35类“广告；为零售目的在通信媒体上展示商品；特许经营的商业管理；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；替他人推销；通过网站提供商业信息；市场营销；为公司提供外包行政管理；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；药品零售或批发服务”服务上申请注册第47547140号商标，该商标于2020年11月13日初审公告。异议人曾弘杰在2021年2月9日委托我方以“侵犯在先著作权”为由对该商标提起异议申请，请求对该商标不予核准注册。
图二 被异议商标
根据《商标法》第三十二条规定：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，......。
《商标审查审理指南》中对在先权利进行了进一步的解释：本条规定的在先权利是指在系争商标申请注册日之前已经取得的，除商标权以外的其他权利，包括字号权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权、地理标志以及应予保护的其他合法在先权益。
同时，《商标审查审理指南》规定：未经著作权人的许可，将他人享有著作权的作品申请注册商标，应认定为对他人在先著作权的损害，系争商标应当不予核准注册或者予以无效宣告。
异议人所主张的被异议商标侵犯其著作权需要从以下四个方面去证明：1、在被异议商标申请注册之前异议人已在先享有著作权；2、被异议商标与异议人在先享有著作权的作品相同或者实质性相似；3、被异议人接触过或者有可能接触到异议人享有著作权的作品；4、被异议人申请注册被异议商标的行为未经著作权人的许可。
异议人站酷ZCOOL网站的个人主页（https://www.zcool.com.cn/u/2732656/profile#tab_anchor）显示，J.T studio是由异议人曾弘杰（英文名Jei Tseng）2014年在中国台湾所创立的个人工作室，曾弘杰毕业于设计学院，喜欢画画及创作，自幼就很喜欢西游记的故事，因此将西游记系列作为第一个系列作品，将现代流行元素结合中国文化、漫画风格的手工艺术创作。异议人在站酷ZCOOL网站拥有11371位粉丝，人气值高达1887444。
图三 异议人在站酷ZCOOL网站主页截图
异议人随案提供了站酷ZCOOL网站中关于异议人作品创作历程的打印件，显示著作权作品形象发表在2018年12月，并且该系列作品经过宣传和发表，获得了一定的曝光度和知名度。
图四 异议人在站酷ZCOOL网站主页截图
站酷ZCOOL网站中作者主页显示个人工作室官方网站为www.jtstudio.com.tw，异议人随案提供了异议人个人工作室官网打印件，官网首页显示如下信息：JT Studio由个人设计工作室的曾弘杰（Jei Tseng 曾弘杰）创立，成立于2014年。开始手工制作心中的愿望，充满艺术感，多边形风格的人物，结合了现代流行元素1/6动作人物。曾弘杰从小就喜欢《西游记》，因此“西游记”作为台湾作品的首创，是打破了《西游记》的传统印象，创造了JT风格的人物，全都是手工制作的系列。原创作品-JT工作室2017年的街头面具系列，将乡村文化和街头风格结合到艺术品中。
图五 异议人个人工作室官网截图
异议人在新浪微博2014年10月1日注册了名为“JTstudio_Art”的账号用于作品在大陆地区的宣传推广及网络发表，并在2014年10月3日发表第一篇微博内容。异议人随案提供了微博宣传打印页，显示异议人在微博对本案著作权作品进行多次的公开发表，并且发表日期均早于本案被异议商标申请日（2020年6月24日）。
图六 异议人微博账号“JTstudio_Art”发布内容截图
在上海市东方公证处公证人员陪同下由异议人代理人通过账号密码登录异议人曾宏杰的个人微博并对内容进行了公证，异议人随案提供了上海市东方公证处出具的《公证书》，在提交的声明文件中表示“申请办理的新浪微博的相关网页保全证据公证事务中，所保全的微博账号“JTstudio_Art”，系本人个人注册使用。本人保证未对原始数据进行过任何修改和处理，也不会侵犯他人合法权益和个人隐私。仅用于今后商标行政案件及诉讼证据之用。”该份公证文件可以证明在被异议商标申请日之前异议人作品的公开发表及宣传使用情况，并且被异议人具有接触到异议人美术作品的可能性。
可见，异议人作为“Monkey King Wild & Wreaks Havoc”美术作品的著作权人，在作品完成日2016年5月10日至被异议商标申请日2020年6月24日已经进行了大量的公开发表和使用。被异议商标与异议人享有在先著作权的美术作品近乎完全相同，极易使相关公众对商品或服务来源产生错误关联。被异议人在接触过或者有可能接触到该图形作品的前提下，未经异议人授权注册与该作品极为近似的被异议商标，其目的就是假借异议人美术作品的知名度去混淆公众，进而造成异议人权利受损。
2、被异议人杭州巨星引力品牌管理有限公司经营范围包括“知识产权服务”，被异议人作为知识产权代理机构其申请注册被异议商标的行为违反了《商标法》第十九条之规定
根据《商标法》第十九条第四款之规定：商标代理机构不得申请注册非代理服务商标。
同时在《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》中在关于商标法第十九条第四款商标代理机构的认定中规定：已经备案的从事商标代理业务的主体、工商营业执照中记载从事商标代理业务的主体、以及虽未备案但实际从事商标代理业务的主体，属于商标法第十九条第四款规定的“商标代理机构”。
因此，由上述表述可知只要公司的经营范围包含商标代理、商标代理服务、知识产权代理、知识产权服务，不论其是否在商标局进行代理机构备案，都将被认定为商标代理机构，其申请注册商标的行为要受到《商标法》第十九条第四款的约束，如果其申请商标指定使用的服务超出代理服务范围，将不能获准注册。
具体到本案，被异议人在被异议商标申请时的经营范围包含“知识产权服务”，不能申请注册代理服务以外的商标。但被异议商标指定使用的第35类“广告；为零售目的在通信媒体上展示商品；特许经营的商业管理；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；替他人推销；通过网站提供商业信息；市场营销；为公司提供外包行政管理；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；药品零售或批发服务”服务超出了知识产权代理服务范围，因此被异议商标不应被核准注册。
图七 被异议人经营范围
二、异议案件审查结果
国家知识产权局在2022年1月27日作出(2022)商标异字第0000012618号《第47547140号“图形”商标不予注册的决定》，国知局审查认为：被异议商标“图形”指定使用在第35类“广告；为零售目的在通信媒体上展示商品；特许经营的商业管理”等服务上。根据异议人提供的证据经审理查明，被异议人营业执照中含“知识产权服务”除对其知识产权服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。故被异议商标的申请注册违反了《商标法》第十九条第四款之规定。异议人称被异议商标的申请注册侵犯其在先著作权，并提供了其国作登字-2020-F-00011838号作品登记证书、ZCOOL网站的个人主页关于其美术作品的介绍及公开发表材料、微博及FACEBOOK中关于其美术作品的公开发表、被异议人公司人员孙鎏与异议人的微信对话截图等证据材料，上述证据材料可以证明异议人对其享受在先著作权。被异议商标图形与异议人该美术作品人物头部在设计构思、整体外观等方面无明显差异，已构成实质性相似。异议人提供的被异议人公司人员孙鎏与异议人的微信对话截图可以证明被异议人存在知晓异议人该美术作品的可能。因此，被异议商标的申请注册已构成对异议人在先著作权的侵犯。依据《商标法》第十九条第四款、第三十二条、第三十五条规定，国知局决定：第47547140号“图形”商标不予注册。
三、对享有著作权的美术作品商标性保护的思考
为何越来越多的小众美术作品都面临着被恶意抢注为商标的问题？究其原因，是围绕美术作品价值展开的市场与利益之争。随着生活的互联网化，大数据和人工智能逐渐改变着艺术的生态环境，科技为艺术创作带来了更多灵感和表现形式，这种创新让艺术的魅力愈发生动。技术进步也为艺术品交易提供了宽广的获客渠道和宣传途径，降低成本的同时还提高了效率。而商标恶意注册人将他人艺术作品进行商标抢注，就是妄图利用他人艺术作品知名度及其商标价值，通过转让或许可使用的方式获得非法的经济利益。随着我国各类市场主体对于知识产权保护需求的日益增强，面对此类严重扰乱正常商标注册管理秩序，有损公平竞争市场规则的侵犯他人在先权利的抢注行为，应当受到法律的严格规制。
笔者始终认为，知识产权制度的本意在于鼓励和保护真正的创新创造，以此推动人类社会物质文明与精神文明的繁荣发展。同样，《商标法》所规定的在先权利保护制度，旨在鼓励所有市场主体诚实劳动、合法经营，避免“搭便车”等投机行为，以维护良好的市场秩序。