文/北京集佳知识产权代理有限公司 张海永

　　引言

　　在美国专利的审查过程中，审查员针对专利申请的第一次审查意见通知书（以下简称为OA1）为Non-Final OA，而针对专利申请的第二次审查意见通知书（以下简称为OA2）一般会是作为Final OA下发。OA2作为Final OA下发成为了美国专利申请中比较为申请人所熟悉的实践。申请人可以通过不同的方式对Final OA进行答复，例如直接进行争辩，通过AFCP 2.0，提交RCE或者是提交Appeal；但是上述的答复方式要么受限于Final OA中对修改限制较多的因素，无法取得申请人想要的效果，要么需要较高的费用，增加了申请人的成本。

　　实际上，虽然OA2作为Final OA下发是一种比较普遍的情况，但是美国专利审查中也规定了一些例外情况，在这些情况中，OA2不能作为Final OA。本文将从这些例外情况出发，简要探讨如何判断OA2的终局性（Finality），以及如何对OA2的终局性进行答复甚至是如何避免审查员将OA2作为Final OA下发。

　　一、审查指南规定

　　如上所述，OA2作为Final OA下发是美国专利审查过程中较为常见的情况，而OA2不作为Final OA下发却是以例外情况在专利审查指南（Manual of Patent Examining Procedure，MPEP）中进行规定的。

　　MPEP 706.07（a）规定了OA2或者OA2之后的审查意见（为了方便描述，本文以OA2为例进行讨论）不作为Final OA下发的几种情形：

　　1）审查过程：OA2应该作为Final OA下发，除非审查员在OA2提出了新的拒绝理由（New Ground of Rejection），并且所述的拒绝理由既不是因应申请人对权项所作之修改所作出，也不是基于在37 CFR 1.97（c）规定的期限内提交的信息披露声明（Information Disclosure Statement，IDS）中的信息所作出。

　　2）再审程序（reexamination proceeding）：如果OA2包含了对于任何未修改的权利要求的新的拒绝理由，并且该新的拒绝理由基于新引用的对比文件，而不是基于在37 CFR 1.97（c）规定的期限内提交的信息披露声明中的信息，即便是有其他的权利要求进行了修改使得审查员因应这些修改的权利要求基于新的对比文件做出拒绝授权的决定，该OA2也不应作为Final OA下发。在再审程序中，如果OA2提出了针对任何修改后的权利要求的新的拒绝理由，并且该修改是合并有合理预期会被要求保护的限定的话，OA2不应该作为Final OA下发；如果OA2包含新的拒绝理由，并且该新的拒绝理由是因应知识产权和高技术修正法案2002（Intellectual Property and High Technology Technical Amendments Act of 2002）对35 U.S.C.102（e）的修改而做出，除非该新的拒绝理由是因应对权利要求的修改做出或者是基于在37 CFR 1.97（c）规定的期限内提交的信息披露声明中的信息所作出，该OA2不应作为Final OA下发。

　　二、如何判断OA的终局性

　　从上述的审查指南的规定可以看出，美国审查实践中以例外的形式对不下发Final OA的情形进行了规定。虽然如此，但是仍可以根据上述的规定来得出在何种情况下发Final OA是合适的。当申请人收到OA2后并且OA2是作为Final OA下发的话，应该首先判断该Final OA的终局性是否是合理的。美国专利审查采用了较为紧凑的审查程序，在上述提到的例外之外，一般OA2是作为Final OA下发的。

　　例如，当申请人在答复OA1时并未对权利要求进行修改，如果后续审查员在OA2中并未引用新的对比文件或者使用不同的拒绝理由，仍以相同的理由拒绝授权的话，那么这种情况下，OA2应为Final OA；如果审查员引用了新的对比文件，并且该对比文件包含在根据37 CFR 1.97（c）规定的期限内提交的信息披露声明中，该OA2可作为Final OA下发，即，如果申请人在答复OA1时并未对权利要求进行修改，并且在OA2下发之前提交了IDS，则审查员可以根据提交的IDS中的现有技术文献下发Final OA。如果申请人在答复OA1时对权利要求进行了实质性修改，并且审查员在OA2中针对申请人对权利要求的修改提出了新的拒绝理由，例如引入新的对比文件等，则在这种情况下，OA2可以作为Final OA下发；如果是引入了新的对比文件，该对比文件可以是包含在根据37 CFR 1.97（c）规定的期限内提交的信息披露声明中的现有技术文献。

　　可以看出，无论申请人是否对权利要求进行了修改，如果新的拒绝理由是基于IDS中提交的信息的话，审查员都可以基于该IDS中的信息下发Final OA。美国专利审查实践中，OA下发的关键是要给申请人以合理的机会对审查意见的要点进行答复，IDS中的信息是申请人已经知晓的信息，因此申请人应能遇见到IDS中的信息可能对申请的可专利性造成影响。因此为了使得审查程序尽可能紧凑，对于申请人已经知晓的信息，审查员可以基于此下发Final OA，以加快审查进程。

　　在审查过程中，审查员对于OA2的终局性的判断也可能有误，导致一些情况下作为Final OA下发的OA2实际上并不应该作为Final OA下发。

　　例如在以下情况中，OA2不应作为Final OA下发。审查员在OA1中并未拒绝某个权利要求（例如权利要求2），申请人在答复OA1时将权利要求2的特征全部合并到独立权利要求1中，并且审查员在OA2中也没有引用IDS中提交的对比文件；这种情况下，OA2不应作为Final OA下发，因为OA2中对权利要求1的拒绝理由相当于对原权利要求2的拒绝理由，而在OA1中审查员并未拒绝原权利要求2，因而在OA2中对权利要求1的拒绝理由是新的拒绝理由，并且由于申请人实际上并未对原权利要求2（即，修改后的权利要求1）进行修改，因此该新的拒绝理由不是因应申请人的修改而有必要做出。类似的，当审查员在OA1中并未对权利要求2拒绝授权，而申请人在答复OA1时并未将权利要求2合并入权利要求1而是直接进行争辩，如果审查员在OA2中对权利要求2拒绝授权，则该OA2不应作为Final OA下发。此外，当申请人在答复OA1时仅对某个权利要求进行了形式性的修改，例如通过修改冠词克服缺乏先行基础的问题，如果在OA2中针对该权利要求提出了新的拒绝理由——例如OA1中未拒绝该权利要求而在OA2中拒绝了该权利要求，或者在OA2中引用了新的对比文件且该对比文件不包含在IDS中——那么OA2也不应作为Final OA下发。

　　三、应对策略

　　当审查员错误的将不应该作为Final OA下发的OA2作为Final OA下发时，申请人可以通过非正式答复与审查员进行沟通，例如通过电话会议的形式，请审查员撤回Final OA并重新下发Non-Final OA。还可以通过更加正式的途径，例如通过递交书面答复的方式，向审查员解释OA2作为Final OA下发是不合理的。当上述两种方法都不奏效时，申请人还可以就OA2的终局性根据37 CFR § 1.181.的规定提交正式申诉（Petition），但是在申诉被拒绝导致Final OA未被撤回的情况下，申请人需要提交相应的延期费用，此外，也无法保证申诉会在答复Final OA的6个月期限内得到处理。

　　除了在事后补救之外，申请人还可以在答复OA1时提醒审查员本申请符合OA2不作为Final OA下发的条件。

　　例如，OA1中未对某个权利要求的可专利性进行评述，例如审查员漏掉了某个权利要求，那么在这种情况下，申请人可以在答复OA1时提醒审查员该权利要求未被审查员考虑，因此下一次OA不应作为Final OA下发；或者虽然审查员在OA1的summary部分提到了拒绝了某个权利要求，但是在正文部分未对拒绝该权利要求的理由进行具体论述，这种情况下也可以在答复OA1时提醒审查员并未针对该权利要求提供详细的拒绝理由，因此下一次OA不应作为Final OA下发；或者在OA1时，审查员针对权利要求的拒绝不是基于现有技术，例如如上一部分提到的，基于缺乏先行基础等理由做出的拒绝理由，在答复OA1时也可以提醒审查员，如果审查员在OA2中基于现有技术提出了拒绝理由，因为这些拒绝理由不是因应申请人的修改做出，因此OA2不应作为Final OA下发。

　　参考文献：

　　【1】Michael E.Kondoudis.Improper Final Rejections and Suggestions for Avoiding Them.