文/北京集佳知识产权代理有限公司 宋洋

　　自2020年12月27日美国前总统特朗普签署《商标现代化法案》（TMA），2021年12月美国专利商标局（USPTO）又对法案再次修订，公布了最终的实施条款。该法案于2021年12月18日已正式生效。为更好地规范商标所有人对商标的申请和注册，进一步打击非出于商业使用为目的的申请及对商标权利的“占坑”行为，法案中新增了两项单方撤销程序（ex parte cancellation proceedings）——重新审查程序（Reexamination）和删除程序（Expungement）。USPTO于2021年12月27日起正式受理针对该两项程序的申请。近日，根据USPTO官网的最新公告显示，已有部分注册商标被提交了前述两项单方撤销程序，即前述两项程序已正式进入实践阶段。

　　相较于美国双方撤销（无效）程序（在美国商标法中统称Cancellation，但相应主张的具体理由上作出了与国内商标撤销及无效理由类似的区分）, 新实施的两个单方程序相当于给了撤销申请人一个更快捷、高效、经济的选择。笔者对上述两个新的单方程序以及原双方撤销程序进行对比，以便广大国内的美国商标所有人能够对上述程序有更清晰的了解。

　　首先简要介绍一下双方撤销程序，其参照联邦民事诉讼规则，程序较为复杂且耗时较久。由撤销申请人（petitioner）向美国专利商标局商标审判与上诉委员会（TTAB）递交申请，被申请人自官方通知之日起40天内进行答辩。答辩完成后，后续还有漫长的搜证（Discovery）——审查（Trial）——简短陈述（Briefs）——口头辩论（Oral argument）阶段，直至下发裁定。每个阶段均需诉答双方参与，整个程序约1-2年，如申请延期则可能持续更久。因其复杂程度及高昂费用，大部分案件以和解或一方放弃而告终，其中相当一部分案件在审查（Trial）阶段前即完结。

　　而对于新增的两个单方撤销程序，针对符合条件的注册商标，任何人（any person）均可作为撤销申请人直接向专商局局长（USPTO Director）递交重新审查程序（Reexamination）和删除程序（Expungement）的申请，此外，专商局局长在必要时也可依职权主动启动重新审查程序（Reexamination）和删除程序（Expungement）。

　　下文简要介绍关于两个单方撤销程序的要点。

　　一、撤销基础

　　（1）重新审查程序（Reexamination）

　　针对在“相关日期”之时或之前在相关商品/服务上在美国无商业使用的注册商标。即：

　　对于以实际使用为基础递交的商标（Section 1(a) basis），“相关日期”为商标申请日。

　　对于以打算使用为基础递交的商标（Section 1(b) basis），包含修改提交基础为打算使用的商标，“相关日期”为提交使用声明的到期日（expiration of the deadline for filing a statement of use）或申请修改提交基础之日（the filing date of an amendment to allege use），二者中较晚者。

　　（2）删除程序（Expungement）

　　针对从未在相关商品/服务上在美国进行商业使用的注册商标。

　　二、撤销申请需满足的条件

　　（1）非美国申请人的，需指定有相应执业资格的美国律师。

　　（2）在提交申请的同时提交针对注册商标未在美国进行商业使用的合理调查（reasonable investigation）的声明，需在声明中披露调查的来源、时间和方式以及产生的信息和证据。——需注意，使用互联网搜索引擎进行的单一搜索可能不会被视为合理调查。如该合理调查不能确立商标在美国无商业使用，则专商局局长可能直接拒绝启动单方撤销程序，且该拒绝决定是不可上诉的。

　　（3）撤销提交的时间

　　重新审查程序（Reexamination）：商标注册后5年内。

　　删除程序（Expungement）：

　　2023年12月27日前：商标注册满3年。

　　2023年12月27日后：商标注册3-10年间。

　　（4）撤销的官费：USD400/类。

　　三、撤销流程

　　（1）撤销申请人提交撤销申请后，不会对后续程序有进一步的参与。撤销申请会被记录在美国官网信息页并邮件告知商标注册人。但商标注册人在程序正式启动并收到审查员下发的官方正式通知（Office Action）前，无需答复。

　　（2）由不同申请人针对同一注册商标提起的撤销申请，经专商局局长审查后，可以并案处理。

　　（3）商标注册人需在收到官方通知（Office Action）起三个月内（可申请一个月延期）提交答复。需在答复中提交使用证据或删除未使用的商品/服务。以他国注册为基础（44(e) basis）或马德里指定美国（66(a) basis）的商标，可以提供合理的不使用原因（如疫情影响，进出口政策受限等）作为证据。

　　（4）下发撤销裁定，针对裁定不服的商标注册人可以在3个月内（不可延期）向TTAB申请上诉（Appeal）或向原审查员申请重新考虑（reconsideration）。

　　四、注意事项

　　（1）同一申请人可以同时对相同注册商标提交重新审查程序（Reexamination）和删除程序（Expungement）两种撤销程序，但需分别各自提交。

　　（2）在答复中仅可以删除被提起撤销的商品/服务，而不可以进行修改。

　　（3）在单方撤销程序中成功提交使用证据维持商标注册有效的，则同一撤销申请人不能就相同理由再次提起单方撤销（禁反言原则），但并不影响其进一步向TTAB提起双方撤销程序。

　　综合以上，不难看出新的单方撤销程序并非取代双方撤销程序，而是给与撤销申请人额外的选择，无论单方撤销程序的结果如何，均不影响进一步提起双方撤销程序的可能。此外，过往的双方撤销程序实践中如商标注册人中途放弃，则大概率商标将被整件撤销，虽TTAB官方也曾下发一些部分撤销的裁定，但相对来说并非主流。而在单方撤销程序中，审查指南中明确表示审查员将根据案件具体情况（即被提交撤销的具体商品/服务，和商标注册人的答复情况）决定部分或者全部撤销。这样的机制能够更加及时、灵活地保护注册商标的权利范围，同时为诉答双方节省时间和金钱成本。

　　上述单方撤销程序的正式实施，对于许多国内的美国商标所有人来说将是一个颇为严峻的挑战。对于已拥有美国注册商标的商标所有人，建议积极进行自查并及时积累商标使用证据，在未实际使用的商品/服务上提前提交商品删减（USPTO亦鼓励此类合理删减，并对提交注册满5-6年使用声明前的注册商标，免除提交商品删减的官费USD100）；对于未来打算申请商标的申请人，则建议在提交商标申请时即按照实际的主营范围对申请的商品/服务严格按照实际使用或打算使用的范围进行细化描述，以避免未来卷入不必要的商标争议中而付出额外的成本，或直接导致整件商标失效而影响到企业的商业利益。

　　参考资料：

　　【1】USPTO Trademark Examination Guide 1-21，Expungement and Reexamination Proceedings Under the Trademark Modernization Act of 2020