文/北京集佳知识产权代理有限公司西安分部 邓象涛

　　面对商标代理机构大量囤积商标的现象，为了遏制商标代理机构可能垄断商标市场的目的，限制及规范商标代理机构的代理注册商标行为，2013年《商标法》增加了第十九条第四款“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”的规定，即商标代理机构仅能在代理服务申请商标注册。然而，一些经营范围涵盖“商标代理”的机构为了继续大量囤积注册商标，遂耍起了小聪明，采用了将经营范围“商标代理”删除的方式，意图规避《商标法》第十九条第四款的规制。此“骚操作”难以规避《商标法》第十九条第四款的适用，笔者将从下述案例进行阐述。

　　一、案情介绍

　　第17722670号“三联茂昌”商标（简称“争议商标”），由某公司于2015年8月21日向商标局提出注册申请，2018年2月14日获准注册，核定服务为第44类的“卫生设备出租,医疗诊所服务,医院,治疗服务,远程医学服务,健康咨询,美容院”，该商标注册人的经营范围涵盖“商标代理”，在争议商标取得注册后，权利人删除经营范围中的“商标代理”。

　　而“三联”为申请人上海三联(集团)有限公司的企业字号，且“茂昌”是申请人持有具有百年历史的著名商标及中华老字号。争议商标“三联茂昌”是对申请人“三联”字号及“茂昌”品牌的组合注册。申请人遂委托北京集佳知识产权代理有限公司于2020年6月30日向国家知识产权局提出无效宣告申请，认为争议商标的注册损害了申请人的字号及商标权，且涉嫌商标代理机构在非代理服务上注册商标，违反《商标法》第十九条第四款、第三十条、第三十二条的规定，请求对其依法宣告无效。

　　二、裁定结果（部分）

　　2021年3月16日，国知局审理本案并作出商评字[2021]第0000072937号裁定，裁定的内容之一为：2013年《商标法》第十九条第四款规定，商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。除已经备案的从事商标代理业务的主体外，根据《中华人民共和国商标法实施条例》第八十四条规定，商标法所称商标代理机构，包括经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所。依据查明事实4可知被申请人在争议商标注册申请时提交的营业执照副本显示其经营范围包含商标代理服务，故其属于“经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构”。对于申请商标注册主体是否为代理机构的审查，应以商标注册申请日为准，否则将使商标法第十九条第四款防止商标代理机构恶意抢注，维护商标注册秩序的立法目的落空。故被申请人后续对其经营范围进行变更，不再包含商标代理，但不影响其申请注册争议商标属于商标代理机构的认定。被申请人作为商标代理机构在与其商标代理不相关的医疗诊所服务等服务上申请注册争议商标，已构成2013年《商标法》第十九条第四款所指情形，对争议商标宣告无效。

　　三、案件评析

　　本案争议商标在申请时，其注册人经营范围就包含“商标代理”，是名副其实的商标代理机构。上述裁定明确了“商标法所称商标代理机构，包括经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所”。虽然被申请人在商标注册后删除了“商标代理”，但不能改变其在争议商标时作为代理机构的事实，不能据此抗辩申请人主张其为商标代理机构，否则将使《商标法》第十九条第四款规定的目的落空。倘若您并非是经营商标代理业务的市场主体，请谨慎在经营范围上添加“知识产权服务；商标代理”，切莫以打时间差或代理机构法定代表人名义等方式规避审查。以下是何为“商标代理机构”的鉴定方法请参考。

　　其一，从形式上界定：凡是冠以“知识产权代理（服务）”、“商标代理”的公司名称，均纳入属于商标代理机构。

　　其二，从备案的角度看：凡是已经备案的从事商标代理业务的主体，均属于商标代理机构。

　　其三，从经营范围上看：凡是经营范围涵盖及曾涵盖“知识产权服务；商标代理”的主体，均纳入商标代理机构，诸如本案被申请人。否则相关商标注册一经涉案就删除经营范围的“商标代理”，案件审结后又马上添加上“商标代理”，这将是“以合法形式掩盖非法目的”的行为，将受到法律的从严打击。

　　其四，从实际经营的角度界定：《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》“......虽未备案但实际从事商标代理业务的主体，属于商标法第十九条第四款规定的‘商标代理机构’”的规定已经做出定性。即某些公司从形式、经营范围及未备案的角度都无法得出是代理机构，但其却实际经营商标代理业务，这里也包括商标代理机构的自然人独资的股东且名下只有一家公司，从立法的目的及实际经营的角度界定。

　　《商标法》第十九条第四款属于禁止性规定，删除“商标代理”不能规避《商标法》第十九条第四款的适用，市场主体在企业经营范围添加“商标代理”须谨慎，否则其非代理业务上注册的其余商标也将存在法律风险。