文/北京市集佳律师事务所 潘炜
在欧洲各国申请专利是一个复杂且成本高昂的工作。作为欧洲专利系统改革的一项重要措施，欧洲统一专利法院（UPC）被人们寄予厚望。但是过去很多年，受各国议会和法院判决的影响，UPC的批准迟迟没有取得突破性的进展。德国联邦宪法法院(FCC)于2021年6月23日发布的命令为德国批准《统一专利法院协议（UPCA，the Agreement on a Unified Patent Court）》扫清了道路，也为欧洲统一专利的授予和欧洲统一专利法院的正式运行带来了曙光。
重要的是，UPCA的生效不但会对申请人未来在欧洲的专利申请策略产生影响，也将会对专利权人现有的欧洲专利产生影响。
UPCA的基本状况？UPCA的生效对申请人和专利权人到底意味着什么？在UPCA生效之前申请人和专利权人可能需要采取哪些步骤来应对？UPC的优缺点以及费用如何？如何提交“选择退出”声明？本文将就上述问题进行初步探讨，希望申请人能尽早做好应对UPCA生效的准备。
一、在欧洲申请专利的复杂性
欧洲在地理概念上包括44个以上的国家和地区（包括被联合国承认的和未被联合国承认的）。理论上，申请人可以通过各个国家自己的专利局或类似部门独立地申请和审批专利（下文中称之为“国家专利”），并且在各个国家法院（下文中称之为“国家法院”）进行专利相关的诉讼。例如，申请人比较喜欢的德国和英国都可以采用上述方式进行专利申请和专利诉讼。参照图1，这种途径我们称之为途径1。
为了简化专利申请的流程和统一专利审批的标准，欧洲各国签订了欧洲专利公约（EPC）并建立了欧洲专利局（EPO）。申请人可以直接向EPO递交专利申请，在EPO授权后分别在感兴趣的国家生效其专利。下文中我们称这种类型的专利为“传统欧洲专利”。此种申请途径我们称之为途径2。
在UPCA正式生效后，申请人可以选择在EPO授权后的一个月内提交声明而将该专利转变为统一欧洲专利（我们称之为途径3）。EPO授权之前的所有程序和标准与途径2相比，没有任何变化。
图1
在未来，上述三种途径经同时存在，申请人可以根据自己的喜好、费用评估和风险评估来选择适合自己的申请模式。
二、UPCA（统一专利法院协议）的基本情况
UPCA对欧盟任何成员国开放加入。该协议不向欧盟以外的国家开放。迄今为止，除西班牙和波兰表示目前不感兴趣加入之外，其他25个欧盟成员国（奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰，意大利，拉脱维亚，立陶宛，卢森堡，马耳他，荷兰，葡萄牙，罗马尼亚，斯洛伐克，斯洛文尼亚，瑞典）中的至少13个已经签署了该协议，并且预计其他几个成员国也会很快加入。
值得注意的是，英国尽管在2018年4月批准了该协议，但是由于脱欧，目前英国已退出UPCA。另外，有些欧洲国家如瑞士、挪威、冰岛等并非欧盟成员国，所以也没有加入UPCA。而典型地，欧洲专利公约EPC的成员国如土耳其也不能加入UPCA。下面的图二对比了EPC成员国和预期UPCA缔约国的覆盖范围。其中，在UPCA的地图中，灰色显示的国家是非欧盟成员国同时也不能加入UPCA，叉号表示的英国已经脱欧且退出UPCA，问号表示的西班牙和波兰目前没有意愿加入UPCA，但是随时可能加入。
根据UPCA，UPC将由初审法院、上诉法院和登记处组成。初审法院将设有中央分庭以及地方和地区分庭。每个缔约国可以设立地方分庭，或与一个或多个其他缔约国一起设立初审法院的地区分庭。
目前多个国家已经确认了他们的UPC中央分庭以及地方和区域分庭的位置。具体地，法国巴黎和德国慕尼黑将设置中央分庭。德国的慕尼黑、曼海姆、杜塞尔多夫、汉堡、意大利的米兰将设置地方分庭。瑞典的斯德哥尔摩将设置北欧-波罗的海地区分庭。随着协议的实施，预计会有更多的分庭将逐步确定和披露。上诉法院将设在卢森堡。登记处将设在上诉法院所在地，即卢森堡。
三、UPCA的生效对现有和未来欧洲专利的影响
与常规理解的法不溯及既往的原则不同，UPCA生效后对现有已经授权和在各缔约国中生效的专利以及目前在审的欧洲专利申请，都将产生影响。
具体地，根据UPCA，UPC对于上面图1中提到的途径2和途径3获得的传统欧洲专利和统一欧洲专利都具有专属管辖权。有利的一方面，专利权人可以就这些传统欧洲专利在UPC直接提起侵权诉讼，诉讼的结果也将在所有缔约国中产生效力。但是不利的一方面，任何人也可以在UPC针对任一项传统欧洲专利提出无效宣告或者在UPC提起不侵权之诉，UPC的判决也将在所有缔约国中产生效力。
对于UPCA生效后欧专局新授权的专利，申请人可以自由选择使用老的方式在感兴趣的国家单独生效，也可以向EPO提出声明而直接将其转化为统一欧洲专利，从而可以在UPC统一地行使专利权。
UPCA的生效，无疑使得在欧洲进行的专利申请和专利维权活动变得更加容易和具有更好地可预测性，但同时专利因一次无效而在全部UPCA缔约国中无效的风险也进一步增加。
在过渡期内（过渡期为七年，但欧盟行政委员会可在与专利制度使用者广泛协商和法院意见的基础上再延长七年），权利人，除了选择UPC之外，仍可以向国家法院提起有关传统欧洲专利的诉讼。此外，为了应对专利在各个国家同时被无效的风险，在过渡期内，传统欧洲专利的专利权人可“选择退出（opt out）”该统一专利系统，以确保出现有关其欧洲专利的诉讼时，只能由其本国法院审理。专利权人“选择退出”后，其专利在整个专利有效期内均保持退出状态，除非专利权人撤回退出决定（专利权人可以随时撤回）。因此，如果专利权人无意在初期便使用UPC，则需要提前提交“选择退出”声明。
需要注意的是，各个国家法院对国家专利（即根据图1中途径1获得的专利）仍然拥有管辖权。UPC在国家专利方面不具有任何管辖权。
四、需要特别注意的几个问题和策略
（一）欧洲统一专利的实质
欧洲统一专利只是欧洲专利生效的一种新形式，即对在授予欧洲专利时已加入UPCA的所有欧盟成员国进行集体生效的形式。从提交欧洲专利申请（无论是直接向欧洲专利局提交还是通过PCT途径）直到授予专利（包括异议），一切都保持不变。
（二）新的生效形式是如何工作
上面提及的途径2和途径3将共存，申请人可以在二者之间任意选择。
如果申请人希望在所有缔约国集体生效一项新授予的欧洲专利（即，欧洲统一专利），则必须在授权之日起一个月内向EPO提交相应的声明。如果未提交此类声明，申请人仍可以在目前适用的期限内按照正常程序在关注的国家/地区单独生效该专利（传统欧洲专利）。
对于那些在授权之日尚未批准UPCA的欧盟成员国（例如波兰和西班牙）以及那些非欧盟成员国（例如挪威、瑞士和土耳其），一切都保持不变。如果要在这些国家之一获得保护，专利必须像以前一样在该国家单独生效。
（三）UPCA的生效对现有欧洲专利的冲击
从UPCA生效开始，所有在缔约国生效的欧洲专利都受UPC的管辖，无论它们是作为统一专利集体生效还是在各自国家单独生效，也无论专利是否在UPCA生效之前或之后被授权。UPC的管辖权不仅包括侵权行为和否定声明行为（确认不侵权之诉），还包括无效行为。
如果申请人不想受UPC管辖，在过渡期内，传统欧洲专利可以“选择退出（opt out）”UPC系统。为此，需要向欧洲专利局提交所谓的“选择退出（opt out）”声明，即传统欧洲专利不受UPC管辖的声明。该“选择退出（opt out）”声明将在专利或专利申请的整个生命周期都适用，除非权利人此后选择了“选择加入（Opt in）”。无论是“选择退出”还是“选择加入”，都需要所有专利权人或专利申请人一致同意。
对于统一欧洲专利，申请人不能提出“选择退出”声明。
（四）可以随时提交“选择退出”声明吗？
不能！只有在UPC没有待处理的法律程序（如诉讼或无效等）时申请人才可以提交“选择退出”声明。例如，如果第三方在UPC提起无效诉讼威胁到权利人在缔约国的所有传统欧洲专利或第三方针对权利人在缔约国的所有传统欧洲专利提出确认不侵权之诉，此时再向欧洲专利局提出“选择退出”声明是无效的。
因此，如果权利人希望排除UPC对传统欧洲专利的管辖权，建议尽早提交“选择退出”声明。
（五）如果权利人不提交“选择退出”声明会怎样？
在过渡期内，任何第三方都可以自由选择诉讼法院，即选择向UPC或国家法院针对权利人的传统欧洲专利提起无效诉讼或确认不侵权之诉。当第三方选择了UPC进行诉讼时，权利人的传统欧洲专利会因UPC发布的无效判决而在全体缔约国中失效（与之相反，当在各个国家法院进行诉讼时各国法院的判决是互不影响的）。这种风险只能通过向欧洲专利局提交“选择退出”声明来避免。
（六）对于已经授权的传统欧洲专利，权利人应该考虑什么？
权利人应该尽早评估和考虑是否退出UPC管辖。在UPCA生效前大约三个月开始会有一个所谓的“日出期（sunrise period）”。在此期间，传统欧洲专利的权利人（以及欧洲专利申请的申请人）可以提交“选择退出”声明。
（七）提交“选择退出”声明会有什么坏处？
没有什么坏处。
如果权利人提交了“选择退出”声明，一方面排除了仅通过UPC的单个无效诉讼而失去所有缔约国的传统欧洲专利的风险；另一方面，如果权利人打算通过提起侵权诉讼来对抗侵权人，权利人仍然可以选择：1)仅在某国家法院单独提起诉讼，或者2)选择在UPC提起诉讼。
如果权利人决定选择1），则在向相应法院提起诉讼之前，无需执行任何操作。
如果权利人决定选择2），则必须在向UPC提起诉讼之前撤回“选择退出”声明（提交“选择加入（opt in）”声明）。与“选择退出”声明类似，“选择加入”声明只能在没有第三方针对您的传统欧洲专利向国家法院提起诉讼的情况下提交。此外，一旦提交了“选择加入”声明，就无法再提交任何进一步的“选择退出”声明。
（八）欧洲统一专利的利弊是什么？
有利也有弊。
欧洲统一专利的“优点”是可以获得更大的区域保护，即覆盖所有缔约国的整个领土。例如，这允许通过单个法院诉讼而对所有缔约国执行禁令救济和损害索赔。另一方面，专利相关的行政性工作大大减少。例如，只需向EPO支付年金，并且在所有权发生变更的情况下，只需向EPO提出变更请求。
欧洲统一专利的最大“弊端”是一次无效诉讼可能会立即在所有缔约国失去专利。欧洲统一专利肯定受UPC的管辖并且权利人不可能提交“选择退出”声明，这也是一个“弊端”。
（九）欧洲统一专利的费用
取决于权利人之前的生效实践，新的欧洲统一专利的成本与的旧传统欧洲专利相比可能更高也可能更低。
（1）关于翻译费用：在过渡期内，欧洲统一专利需要将整个申请（权利要求、说明书和附图）翻译成至少一种与EPO审查过程中所用语言不同的语言。如果专利以英文授权，申请人可以自由选择翻译语言，只要该语言是欧盟成员国的官方语言即可。如果专利是用德语或法语授权的，则必须将专利翻译成英语。
如果权利人仅在伦敦协议的成员国，或在官方语言是欧洲专利审查过程中所用语言的国家，或在仅需对权利要求进行的翻译的国家中生效其欧洲专利，则欧洲统一专利将导致更高的翻译成本。
如果权利人在需要翻译整个专利文件的缔约国之一生效其专利，例如奥地利或意大利，则翻译成本对于权利人的决定没有什么大的影响。
如果权利人在多个需要翻译整个专利文件的缔约国生效其专利，则欧洲统一专利会降低翻译成本。
从长远来看，EPO计划借助于机器翻译将专利文件自动翻译成欧盟各种语言版本，因此专利权人未来取得欧洲统一专利时，无需提供文件翻译。过渡期将持续到机器翻译质量足以满足上述用途为止，最长持续12年。
（2）关于统一欧洲专利的年金：为欧洲统一专利支付某一特定年度的年金大约相当于大多数欧洲专利申请都会选择的四个国家（即德国、法国、英国和荷兰）的相应年金金额的总和。
如果权利人仅在不到四个国家生效其欧洲专利，欧洲统一专利将比传统欧洲专利更昂贵。如果权利人需要在多个国家生效其专利，欧洲统一专利将比传统欧洲专利便宜。
五、结语
UPCA的正式生效是令人鼓舞和令人期待的，毫无疑问对于拥有稳定性更好的专利池的权利人而言，UPC系统可以极大地提高其专利在欧盟缔约国内实施的效力，特别是UPC颁布的禁令将是权利人非常有力的武器。
另一方面，由于UPC对欧洲专利的无效决定也将在所有UPC缔约国内生效，权利人需要考虑其专利的稳定性和各个国家市场的重要性，因此风险和收益必须进行仔细评估。由于提交“选择退出”声明后，权利人将拥有随时“选择加入”UPC或者单独在各个国家法院进行诉讼的自由选择权，所以如果权利人难以评估风险和收益，建议稳妥的做法是尽早地先提交“选择退出”声明。